samedi 2 avril 2016

Par Expert: une expertise n'est pas nécessaire pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si vous êtes un lecteur assidu, vous savez qu'un des thèmes de cette chronique est qu'il est erroné d'exiger des expertises à l'égard de sujets qui sont essentiellement factuels et profanes. Je vous offre aujourd'hui un exemple en matière de marque de commerce. En effet, dans l'affaire Diesel, s.p.a. c. Benisti Import-Export inc. (2016 QCCS 1085), l'Honorable juge Florence Lucas indique qu'une expertise n'est pas nécessaire pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce.



Dans cette affaire, les Demanderesses recherchent l’émission d’une ordonnance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente contre la Défenderesse afin qu’elle cesse de fabriquer et commercialiser des jeans avec l’étiquette POINT ZERO CO. DENIM DIVISION. Les Demanderesses allèguent que cette étiquette crée ou est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce DIESEL INDUSTRY DENIM DIVISION & DESIGN.

La Défenderesse conteste le recours pour divers motifs. Un de ces motifs de contestation a trait à l'absence d'expertise à l'appui de la prétention des Demanderesses que leur marque de commerce a un caractère distinctif.

La juge Lucas, après une analyse de la jurisprudence pertinente, rejette ce motif de contestation et souligne qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une preuve par expertise pour établir le caractère distinctif de la marque de commerce qui nous intéresse:
[101]     Finalement, Point Zero déplore l’absence d’une expertise pour mettre en preuve l’achalandage lié au Pocket Design
[102]     Toujours dans l’arrêt Boulangerie St-Méthode inc., la Cour d’appel précise les principes applicables à l’analyse de la preuve faite sur l’aspect distinctif d’un produit donné : 
[41]      Ces principes valent également ici.  L'aspect distinctif d'un produit donné, de son emballage, doit être évalué selon la perception d'un consommateur ordinaire, d'une clientèle moyenne, sans qu'intervienne nécessairement un expert.  Celui-ci ne peut pas, quoi qu'il arrive, avoir le dernier mot sur une détermination qui est du ressort du juge qui, après avoir soupesé la preuve, y compris la preuve par expert, décide la question selon la balance des probabilités.  
[42]      D'ailleurs, la documentation juridique foisonne d'information sur l'aspect distinctif d'une marque de commerce.  Il ne s'agit pas là d'un domaine hautement technique et inconnu du juge. Plusieurs critères permettent de conclure qu'un symbole est distinctif malgré une apparence descriptive.  Mentionnons par exemple la durée d'utilisation du symbole, la preuve par sondage, le niveau des ventes, la publicité et la copie intentionnelle du symbole.  La plupart de ces éléments ne requièrent pas d'expertise.  De surcroît, bien qu'une expertise puisse éclairer le tribunal, le juge « reste l'arbitre final et n'est pas lié par le témoignage des experts ». 
[43]      Dans un litige portant sur le droit d'auteur, notre Cour rappelait, dernièrement, que « le critère de nécessité doit être examiné au regard des circonstances de l'espèce tout en s'assurant que ce témoignage ne détourne pas l'attention du tribunal de l'analyse à laquelle il doit procéder ».  
[44]      En somme, le juge n'a pas erré en décidant du caractère distinctif de la pastille sans une preuve par expert valable, vu le rejet de l'expertise Corbin.  Une telle expertise ne répondait pas au critère de la nécessité d'aider le juge des faits dans son examen de la perception d'un consommateur ordinaire.  Le juge n'a pas erré davantage quant au fardeau de la preuve et la distinction que tente d'apporter l'appelante à ce sujet ne tient pas la route. 
[Nos soulignés.] 
[103]     En l’occurrence, vu la preuve offerte par Diesel, le Tribunal considère qu’une expertise n’était pas nécessaire pour établir le caractère distinctif du Pocket Design pour établir l’achalandage de Diesel entre 1999 et 2004. 
[104]     À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que le Pocket Design, en tout temps pertinent aux présentes, était suffisamment connu et distinctif pour avoir acquis un achalandage protégeable, et par conséquent, conclut que le premier élément du fardeau de preuve a été établi de façon prépondérante.
Référence : [2016] ABD Expert 14

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