lundi 12 mai 2014

La difficulté de prouver la confusion lorsque le nom d'une entreprise contient un nom de famille

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois permet à une partie qui possède des droits sur une marque de commerce de prendre des procédures pour en empêcher une autre d'utiliser une marque de commerce qui cause la confusion avec la sienne. Cependant, tout n'est pas simplement question d'établir la confusion, encore faut-il démontrer préalablement que l'on a le droit de protéger la marque de commerce, laquelle doit être distinctive. Cela est particulièrement difficile à faire lorsque la marque de commerce en question contient un nom de famille comme l'illustre l'affaire Placements 1360 inc. c. J. Benny inc. (2014 QCCS 1952).


Dans cette affaire, la Requérante, qui utilise la marque de commerce « Rôtisseries Benny » recherche l'émission d'une injonction interlocutoire contre les Intimées qui utilisent la marque de commerce « Benny & Co ».  La Requérante allègue que l’utilisation par les Intimées de toute marque de commerce comprenant l’expression « Benny & Co » contrevient à ses droits.

Saisi de cette demande, l'Honorable juge Gary D.D. Morrison est d'avis que la Requérante ne démontre pas à ce stade de droit apparent suffisant. Il souligne entre autre que les noms de famille dans les marques de commerce sont généralement considérés comme n'étant pas distinctifs:
[25]        Existe-t-il, sur une base prima facie, de la confusion? 
[26]        À ce stade des procédures, il n’y a pas eu de preuve d’experts.  Cela dit, de la preuve, le seul élément commun entre les différentes marques est le nom « Benny » et la présence du mot « rôtisseries » pour une et « rôtisseurs » pour l’autre. 
[27]        Sans autre preuve, le Tribunal est d’avis, à ce stade, que Rôtisseries Benny n’a pas d’apparence de droit en vertu des marques de commerce, étant les mots avec dessin, et ce pour les raisons qui suivent. 
[28]        Essentiellement, le seul caractère distinctif inhérent aux marques de commerce de Rôtisseries Benny semble principalement se limiter à l’utilisation des mots « Les Rôtisseries » et « Express » avec le mot Benny présenté en lettrage identifiable.  Selon les deux (2) marques de commerce telles qu’enregistrées, le droit à l’usage exclusif des mots « Rôtisseries » et « Express » en-dehors de la marque de commerce n’est pas accordé. 
[29]        À cet égard, ni par ses marques de commerce, ni dans sa publicité J. Benny inc. n’utilise « Les Rôtisseries » ou « Express » avec le nom de Benny.  Pourtant, le nom « Benny Express » est utilisé par un tiers, soit la compagnie 9153-3661 Québec inc., laquelle n’est pas liée avec J. Benny inc., du moins selon la preuve à ce stade, et elle n’est pas poursuivie dans le présent cas.  Ce fait parle contre l’existence de la confusion. 
[30]        De plus, sans l’opinion d’experts ou les résultats de sondage auprès des consommateurs, les différences qui existent entre les marques semblent être suffisantes pour les distinguer sans effort.  La jurisprudence nous enseigne que même des petites différences permettant à les distinguer peuvent être suffisantes. 
[31]        Quant à l’utilisation d’un nom de famille comme Benny, les noms de famille n’ont généralement pas de caractère distinctif inhérent.  Cela dit, une marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et non pas par chaque élément individuellement.  À cet égard, les dessins en question n’ajoutent rien à la prétendue confusion.  Le Tribunal est d’avis, à ce stade, qu’ils ne se ressemblent pas. 
Référence : [2014] ABD 188

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