lundi 28 avril 2014

Does the use of English-Only Trademarks On Store Signs Violate the Quebec Charter of the French Language? Nope.

by Catherine McKenzie
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On April 9, 2014, Superior Court judge, Michel Yergeau, rendered an important decision regarding the use of English-only trademarks on store signs. In short, the Court concluded that the various provisions of the Quebec Charter of the French Language and its regulations permitted such signs where they constituted the registered trade-mark of the business.
 

The decision in Magasins Best Buy ltée v. Québec (Procureur général) (2014 QCCS 1427) involved a Motion for Declaratory Judgment brought by some of the biggest American retailers operating in Quebec, including Costco, The Gap, Walmart and Toys ’R US.
 
The questions at issue were framed by the Court as follows: 

[8] Dans ce contexte, se pose à nouveau ici la question de la langue d’affichage, cette fois-ci au regard des marques de commerce affichées dans une autre langue que le français.
[9] Les demanderesses souhaitent faire trancher la question suivante : une marque de commerce de langue anglaise, sans version française déposée, qu’on utilise dans l’affichage public et la publicité commerciale, doit-elle être accompagnée d’un terme descriptif de caractère générique (un générique) en français pour respecter la Charte de la langue française (la Charte) et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le Règlement)? Cette question n’a donc rien à voir avec la traduction en langue française des marques de commerce qui est un tout autre sujet dont le Tribunal ne traite pas dans ce jugement.
[10] Pour ce faire, elles présentent une Requête en jugement déclaratoire dont les conclusions principales se lisent ainsi :
déclarer que, conformément au paragraphe 4 de l’article 25 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RRQ, c C-11, r 9, l’affichage d’une marque de commerce uniquement dans une autre langue que le français est autorisé dans l’affichage et dans la publicité commerciale et, en particulier, sur des enseignes de devanture de magasin lorsqu’il n’existe aucune version française déposée de la marque de commerce.
déclarer que l’affichage, par les demanderesses, de leurs marques de commerce uniquement dans une autre langue que le français dans l’affichage et dans la publicité commerciale, lorsqu’il n’existe aucune version française déposée de la marque de commerce, ne contrevient pas à la Charte de la langue française ni au Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RRQ, c C-11, r 9.
déclarer que l’Office québécois de la langue française ne peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler les certificats de francisation des demanderesses, ni tenter d’imposer toute autre sanction, sur le seul fondement que les demanderesses utilisent des marques de commerce, au sens de la Loi sur les marques de commerce, dans leur affichage et leur publicité commerciale uniquement dans une autre langue que le français lorsqu’il n’existe aucune version française déposée de la marque de commerce.
 
[Emphasis added, citations ommittted]

The case arose when the Petitioners learned that the Office de la protection de la langue francais (the “Office”) intended to start demanding the use of a French version of their English trademarks on storefronts. This was a change in the Office’s previous policy to tolerate such signage, and negotiations to try to arrive at an agreement ensued.
 
These negotiations failed, and between the end of 2011 and the beginning of 2012, the Office began a marketing campaign to remind businesses that it was their obligation to ensure that there was a French version of their trademarks when they intended to use it as store signage. Certain Petitioners then began receiving notices from the Office warning of potential penal sanctions if they did not comply with the office’s interpretation of the law. Some of the Petitioners launched the present action, but in the meantime, they received notices from the Office that their Franchisation certificates—a certificate of compliance that the business operates in French that is necessary for any business with more than 50 employees to operate—might be revoked.
 
The Attorney General of Quebec raised various textual arguments based on the Charter and its regulations. In its analysis of those provisions, the Court found that the law allowed the posting of an English-only sign when that sign consisted of an English-only registered trademark:

[146] L’article 58 de la Charte établit que l’affichage public se fait en français ou de façon nettement prédominante en français. Le terme affichage s’utilise dans son sens usuel de visualisation, dans le but de faire connaître au public par voie d’affiches publicitaires, un nom, un signe ou une identité.
[147] Le paragraphe 58(3) confie au gouvernement le soin d’établir les cas ou les conditions où l’affichage public peut se faire uniquement dans une autre langue que le français. En vertu du paragraphe 68(2) de la Charte, cette dérogation s’étend aux noms d’entreprise dans l’affichage public dans la mesure où «cette autre langue peut, en application de l’article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage (…)».
[148] Or, le Règlement permet l’affichage d’une marque de commerce utilisée dans une autre langue que le français, dans la mesure où cette marque est reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce – ce qui est le cas dans le présent dossier –, à moins qu’une version française en ait été déposée – ce qui n’est pas le cas des marques de commerce détenues par les demanderesses. Bref, rien ne permet de dissocier la marque de commerce et les mots qui la composent pour assimiler ceux-ci à un nom d’entreprise au sens de la Charte aux fins d’appliquer le paragraphe 27 du Règlement. Le texte est clair, la Charte permet l’affichage public des marques de commerce sans égard à la langue des mots qui la composent dans le cas prévu à l’alinéa 25(4o) du Règlement.

The Attorney General was also arguing that the Charter required that any business name be accompanied by a French modifier so as to render it in conformity with the law. After reviewing the legislative history of the provisions that defined what a business name was, the Court rejected that argument as well, finding that trademarks were not encompassed in the definition of business names:
[160] À la lumière de l’historique législatif de la Charte et du Règlement, le Tribunal en vient à la conclusion que les mots nom d’une entreprise et nom, qu’on retrouve aux articles pertinents au dossier, soit les articles 58 et 63 ainsi qu’au paragraphe 68(2) de la Charte et aux paragraphes 25 et 27 du Règlement, ne désignent rien d’autre que les noms d’entreprise au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises et ne comprennent pas, ni directement, ni par association, les marques de commerce.
[161] En corollaire, si une entreprise souhaite utiliser à titre de nom d’entreprise une marque de commerce tirée d’une autre langue que le français, elle devra l’accompagner d’un générique en français. Mais cette question n’a rien à voir avec l’exposition publique d’une marque de commerce dans le but de l’associer aux services offerts par l’entreprise.

The Court also found that the Office’s own interpretation of the legislative provisions at issue was, while not determinative, one that should not be derogated from so long as that interpretation was consistent with the law. Accordingly, having permitted the use of English trademarks on signage for 18 years, the Office could not now change course, unless that permission turned out to have been in contravention of the law:
[233] Le Tribunal retient donc de ce qui précède que :
a) en 1998, des ambigüités dans les règles d’affichage et dans l’enregistrement des «raisons sociales» amènent la ministre responsable de la Charte à demander un avis au Conseil de la langue française;
b) dans son avis du mois d’août 2000, le Conseil de la langue française prend acte des difficultés d’ordre juridique que l’affichage des marques de commerce en langue anglaise soulève et recommande de procéder par incitation plutôt que par la voie coercitive, voire pénale;
c) alors que des entreprises, dont la plupart des demanderesses, affichent publiquement au cours des années 1990 et 2000 des marques de commerce dans une langue autre que le français sans l’appui d’un générique en français, l’Office leur délivre des certificats de francisation et permet leur renouvellement, reconnaissant implicitement que leur programme de francisation est respecté au chapitre de l’affichage public;
d) durant près de 20 ans, l’affichage des marques de commerce dans une langue autre que le français sans générique français est non seulement toléré mais considéré par l’Office conforme à la Charte;
e) à compter de 2010, l’Office, fort de l’interprétation qu’il donne maintenant des articles 63 et 68 de la Charte et des paragraphes 25 et 27 du Règlement, entreprend un virage qui l’amène à modifier sa position sur l’affichage public des marques de commerce rédigées dans une autre langue que le français pour exiger l’ajout d’un générique en français;
f) au cours du printemps et de l’été 2011, des membres du Conseil canadien du commerce de détail, dont certains des demanderesses, reçoivent des avis de l’Office leur demandant d’accompagner d’un générique français les marques de commerce affichées dans une autre langue que le français sur leurs devantures extérieures.
[234] En somme, l’alinéa 25(4o) du Règlement a reçu de l’Office le même traitement et a fait l’objet de la même interprétation entre le moment de son entrée en vigueur en 1993 et 2011, soit pendant 18 ans. Cette interprétation s’inscrit donc dans la durée, ne constitue pas une interprétation isolée et peut être qualifiée de véritable usage interprétatif :
Si une loi se prête raisonnablement à l’interprétation qui en a été donnée par l’usage, les tribunaux ne s’en écarteront pas.
[235] Comme le souligne l’auteur P.-A. Côté, «la raison de ce principe est évidente : un usage interprétatif fait naître des attentes qui ne peuvent être trompées sans entraîner des préjudices parfois graves». Et il ajoute : «Il faut donc un motif valable pour rejeter un usage interprétatif qui n’est pas contraire au texte».
[236] Le corollaire est évidemment qu’on ne peut pas permettre qu’une interprétation administrative contredise un texte législatif clair. Par contre, elle peut apporter une «confirmation utile» à ce qui se dégage de la disposition en question.

The Court concluded its analysis as follows:
[258] Cela dit, ce n’est pas au Tribunal qu’il revient de changer maintenant le cours des choses par la magie d’un jugement déclaratoire alors que les textes législatifs et réglementaires sont clairs et appuyés d’un usage interprétatif demeuré inchangé pendant deux décennies.
[259] Malgré les difficultés inhérentes au droit des marques de commerce, un domaine de juridiction fédérale encadré par des conventions internationales auxquelles le Canada souscrit, c’est au législateur québécois qu’il appartient de montrer la voie s’il estime que le visage linguistique français du Québec souffre d’une vague, voire d’une déferlante, des marques de commerce de langue anglaise dans l’affichage public et d’imposer, par la voie législative au besoin, les solutions qu’il juge adéquates. Ce choix relève de la fonction politique et non du pouvoir judiciaire.
[260] Pendant ce temps, rien n’empêche les entreprises qui le souhaitent d’assortir les marques de commerce de langue anglaise qu’elles affichent sur leur devanture d’un descriptif ou d’un slogan en français à l’instar de ce que plusieurs font déjà sur une base volontaire, concourant du même coup à la sauvegarde du visage linguistique français du Québec.

So, for now, business as usual.

Reference: [2014] ABD 167

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