La Cour supérieure précise les critères afférents au délit de substitution

par Karim Renno

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il n’est pas surprenant de constater que les entreprises défendent farouchement leurs marques de commerce, étant donné la grande importance que celles-ci revêtent pour leurs intérêts commerciaux. Un des recours importants à la disposition d’une partie demanderesse pour se faire est l’action pour délit de substitution (passing off). La décision de la Cour supérieure dans Vincor (Québec) Inc. c. Maison des futailles, s.e.c. (2009 QCCS 1715) indique les critères qu’une partie demanderesse doit satisfaire pour obtenir l’intervention de la Cour dans un tel cas.


Le litige qui oppose les parties concerne la mise en marché de bouteilles de vin en association avec les fondations québécoise et canadienne sur la recherche sur le cancer du sein, notamment l'usage de la couleur rose et du logo correspondant au «Ruban Rose». La Demanderesse requiert au tribunal d'émettre, à l'encontre de la Défenderesse, une ordonnance d'injonction provisoire lui interdisant une telle mise en marché en alléguant risque de confusion.

L’Honorable juge Hélène Langlois est saisie de la question. Elle rappelle d’abord que l'action en délit de substitution a, quant au commerçant, l'objectif de sanctionner la concurrence déloyale, l'usurpation du travail d'autrui et d'en prévenir les conséquences, généralement la perte de clientèle. En ce qui concerne le consommateur, elle a pour but d'éviter qu'à son insu, il soit incité à acheter le produit d'un commerçant autre que celui duquel il veut acheter un produit. En sommes, le délit de substitution correspond à une forme de concurrence déloyale :

[55] Il consiste à «offrir en vente au public et à lui vendre ses marchandises en lui faisant croire qu'elles sont manufacturées par un autre, soit par l'usage d'étiquettes semblables, même s'il peut y avoir des points de dissemblance entre les deux, soit par l'usage d'un nom commercial semblable, soit par contre-façon …».

Dans une telle action, la partie demanderesse a le fardeau de prouver trois éléments, i.e. l’existence d’un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse (confusion) et des dommages actuels ou possibles. Le débat se fait presque toujours au niveau de la confusion du public. À cet égard, la juge Langlois note :

[58] Le test pour déterminer s'il y a déception du public c'est-à-dire confusion, est celui du consommateur moyen non sur ses gardes et ayant un souvenir imparfait.

[59] À ce sujet l'auteur Harold G. Fox dans Canadian Law of Trades Marks and Unfair Competition, écrit :

It is not, of course, necessary, in order to found a cause of action, for every part of the get-up to be imitated. It is sufficient if enough of the plaintiff's get-up is imitated to indicate a probability of deception so that the defendant's wares may be passed off as and for those of the plaintiff, or if the distinguishing feature of the get-up of the plaintiff's wares is taken. So, there may be imitation of a number of things, none of which is individually distinctive and yet the cumulative effect may be such as to create a resemblance calculated to deceive.

[…]

In all cases of passing-off by imitation of get-up the question is one of fact, and very little assistance can be obtained from the decided cases. Each case must necessarily be judged by its own facts and what resemblance is calculated to deceive must often be decided by the appeal to the eye. But there may be cases in which the eyesight, alone and unguided, misleads. It is necessary to consider the nature of the article sold, the class of customers who buy; to remember that it is a question of likelihood or deceiving average customers of the class that buys, neither those too clever, nor fools, neither those overcareful nor those overcareless. The points of resemblance and points of dissimilarity must be borne in mind, attaching fair weight and importance to all, but remembering that the ultimate solution is to be arrived at, not by adding up and comparing the result of such matters, but by judging the general effect of the respective wholes.»

[60] En effet:

«L'apparence du produit ou de son emballage – forme, taille, couleur – peut être caractéristique d'un fabricant donné et en venir à désigner ou à permettre de reconnaître le produit comme étant le sien. Dans l'esprit de la clientèle, l'apparence n'est pas toujours liée à la marque de commerce, c'est-à-dire que le consommateur peut faire référence à l'apparence plutôt qu'à la marque de commerce pour indiquer la fonction du produit. (…)»

[61] Ainsi, afin de déterminer si l'apparence ou la présentation d'un produit est susceptible de créer une confusion avec un autre, la jurisprudence a reconnu les critères «du premier coup d'œil», «de la perception du consommateur moyen» ou «du souvenir imparfait».

 

Référence : [2010] ABD 181

Autre décision citée dans le présent billet :

1. Agropur Coopérative c. Saputo inc. et al. J.E. 2003-1833 (C.S.).